編者按：近日，針對(duì)第17779504號(hào)“貓頭鷹及房子圖形”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛一案，北京市高級(jí)人民法院作出判決指出，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否近似的判斷應(yīng)著眼于商標(biāo)標(biāo)志本身，以商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)的狀態(tài)為準(zhǔn)，不宜考慮申請(qǐng)注冊(cè)日之后的使用情況和知名程度。據(jù)此，北京高院終審判決駁回了該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人我愛我家公司的上訴，維持了一審判決。欲知該案一審、二審判決詳情，請(qǐng)往下讀。

以在先商標(biāo)駁回在后商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，是否應(yīng)考慮在后商標(biāo)的使用情況和知名程度，并以此判斷其與在先商標(biāo)能否相區(qū)分？近日，針對(duì)第17779504號(hào)“貓頭鷹及房子圖形”商標(biāo)（下稱申請(qǐng)商標(biāo)）駁回復(fù)審行政糾紛一案，北京市高級(jí)人民法院作出（2018）京行終687號(hào)判決指出，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否近似的判斷應(yīng)著眼于商標(biāo)標(biāo)志本身，以商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)的狀態(tài)為準(zhǔn)，不宜考慮申請(qǐng)注冊(cè)日之后的使用情況和知名程度。

據(jù)了解，申請(qǐng)商標(biāo)由北京我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（下稱我愛我家公司）于2015年8月28日提出注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在全球定位系統(tǒng)（GPS）設(shè)備、變壓器（電）等第9類商品上。

經(jīng)審查，商標(biāo)局于2016年8月9日作出商標(biāo)部分駁回通知書，以申請(qǐng)商標(biāo)與在類似商品上已注冊(cè)的第G1083938號(hào)“BABY NOVA及貓頭鷹圖形”商標(biāo)、第17195790號(hào)“貓頭鷹圖形”商標(biāo)、第14332043號(hào)“順網(wǎng)網(wǎng)吧管家及貓頭鷹圖形”商標(biāo)（下統(tǒng)稱引證商標(biāo)）近似為由，決定初步審定申請(qǐng)商標(biāo)在高壓防爆配電裝置、滅火器、報(bào)警器商品上的注冊(cè)申請(qǐng)，駁回申請(qǐng)商標(biāo)在計(jì)算機(jī)程序（可下載軟件）、智能手機(jī)等其他商品（下統(tǒng)稱復(fù)審商品）上的注冊(cè)申請(qǐng)。

我愛我家公司不服商標(biāo)局作出的決定，于2016年8月23日向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商評(píng)委）提出復(fù)審申請(qǐng)，主張申請(qǐng)商標(biāo)為該公司獨(dú)創(chuàng)的商標(biāo)，享有著作權(quán)，具有較強(qiáng)的顯著性，而且申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過宣傳和使用已具有一定知名度和影響力，與該公司形成了一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

經(jīng)審查，商評(píng)委于2017年5月11日作出駁回復(fù)審決定，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。我愛我家公司不服，隨后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)；同時(shí)，我愛我家公司提交的證據(jù)不足以證明申請(qǐng)商標(biāo)具備了一定知名度和影響力并與我愛我家公司建立了唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，從而可以與引證商標(biāo)相區(qū)分；此外，我愛我家公司版權(quán)登記證書的登記日期為2015年10月20日，晚于引證商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日，且版權(quán)登記證書也不足以證明申請(qǐng)商標(biāo)因此而具有了顯著性。綜上，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決駁回我愛我家公司的訴訟請(qǐng)求。

我愛我家公司不服一審判決，繼而向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。

經(jīng)審理，北京市高級(jí)人民法院指出，該案為商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛，引證商標(biāo)權(quán)利人無法參與到審理程序中，亦無法提交引證商標(biāo)顯著性和知名度的相關(guān)證據(jù)，若僅依據(jù)申請(qǐng)商標(biāo)的顯著性和知名度判斷其與引證商標(biāo)是否能夠相區(qū)分，則對(duì)引證商標(biāo)權(quán)利人有失公平。

針對(duì)該案，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，而我愛我家公司在該案中提交的證據(jù)不足以證明申請(qǐng)商標(biāo)在引證商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日前，經(jīng)過使用已具有一定知名度并足以與引證商標(biāo)相區(qū)分。同時(shí)，申請(qǐng)商標(biāo)的著作權(quán)登記情況與申請(qǐng)商標(biāo)的顯著性認(rèn)定無關(guān)，且我愛我家公司提交的作品登記證書的登記日期晚于引證商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日，該作品登記證書亦不能證明申請(qǐng)商標(biāo)在引證商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日前已具有顯著性。

綜上，北京市高級(jí)人民法院終審判決駁回我愛我家公司上訴，維持一審判決。

行家點(diǎn)評(píng)

趙虎 北京市中聞律師事務(wù)所 合伙人：在我國(guó)獲取商標(biāo)權(quán)的方式有兩種，一種是通過注冊(cè)取得，一種是通過使用取得。我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法規(guī)定的取得商標(biāo)權(quán)的方式依然是以商標(biāo)注冊(cè)為主，特殊情況下（如馳名商標(biāo)）才會(huì)考慮通過使用獲得商標(biāo)權(quán)的方式。從以上這個(gè)背景出發(fā)，筆者認(rèn)為在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)程序中不需要考慮申請(qǐng)商標(biāo)的知名度。理由如下：

首先，一般情況下，申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)即使經(jīng)過使用，也沒有因?yàn)槭褂萌〉蒙虡?biāo)權(quán)，不能得到商標(biāo)法的保護(hù)。我國(guó)商標(biāo)法對(duì)何種情況下應(yīng)該保護(hù)已經(jīng)使用但沒有注冊(cè)的商標(biāo)有明確的規(guī)定，除了法律明文規(guī)定的之外，一般情況下，即使在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)之前進(jìn)行了使用，也不會(huì)得到商標(biāo)法的保護(hù)，自然也不應(yīng)考慮申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)在申請(qǐng)注冊(cè)之前的知名度問題。

其次，知名度的高低是相對(duì)的概念，需要在比較中確定。商標(biāo)的知名度雖然對(duì)商標(biāo)近似判斷有影響，但是商標(biāo)知名度的高低應(yīng)該在比較中確定，除了極少數(shù)馳名商標(biāo)外，沒有絕對(duì)的知名度高與低的問題，而這種知名度高低的比較，也影響著商標(biāo)的近似判斷。

在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)程序中，如果要考慮商標(biāo)知名度，則需要把申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與引證商標(biāo)進(jìn)行比較，在比較中得出申請(qǐng)注冊(cè)的爭(zhēng)議商標(biāo)的知名度是高還是低的問題。

在商標(biāo)注冊(cè)程序中，引證商標(biāo)注冊(cè)人不能參加，自然不能提供有關(guān)引證商標(biāo)知名度的證據(jù)，僅考慮申請(qǐng)注冊(cè)的爭(zhēng)議商標(biāo)知名度，沒有意義。

另外，為了平衡取得商標(biāo)權(quán)的兩種方式，我國(guó)商標(biāo)法已經(jīng)規(guī)定了對(duì)已經(jīng)使用的并且有一定知名度的商標(biāo)的救濟(jì)方式。根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法的規(guī)定，就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用；同時(shí)，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)；根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法第三十條、第三十一條的規(guī)定，在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)過程中，商標(biāo)局僅需考慮申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)之前有沒有注冊(cè)商標(biāo)或者待注冊(cè)商標(biāo)即可，無需考慮申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是否經(jīng)過使用已經(jīng)達(dá)到了商標(biāo)法保護(hù)的程度。

綜上，我國(guó)商標(biāo)法對(duì)于已經(jīng)使用但未注冊(cè)的商標(biāo)規(guī)定了需要保護(hù)的情況，除法律明文規(guī)定的情況外，其他情況不應(yīng)該予以保護(hù)。我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法不但規(guī)定了什么情況下需要考慮商標(biāo)已經(jīng)使用的情況，而且規(guī)定了相應(yīng)的救濟(jì)途徑，應(yīng)該是法定救濟(jì)途徑內(nèi)保護(hù)，而不應(yīng)該突破法定救濟(jì)途徑。在商標(biāo)注冊(cè)程序中，應(yīng)該遵守法律規(guī)定，無須判斷申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的使用情況。（王國(guó)浩）