裁判要旨

　　經(jīng)營者在經(jīng)營活動(dòng)中，出于合理需要，對(duì)自身商品的特點(diǎn)進(jìn)行描述時(shí)，不可避免地使用到與他人注冊(cè)商標(biāo)相同的文字，且已經(jīng)附加了自有商標(biāo)等區(qū)別性標(biāo)識(shí)，主觀上并非為了攀附他人商譽(yù)，客觀上不會(huì)造成消費(fèi)者混淆、誤認(rèn)的使用行為屬于正當(dāng)使用，不應(yīng)被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　是否正當(dāng)使用各執(zhí)一詞

　　原告熊仔動(dòng)漫公司系第934436號(hào)“熊仔xiongzai”商標(biāo)和第4145372號(hào)“熊仔”商標(biāo)的權(quán)利人，核定使用商品為包括餅干、糕點(diǎn)在內(nèi)的第30類商品。被告廣東星巴克咖啡有限公司泉州浦西萬達(dá)廣場(chǎng)分店等5家分店系星巴克公司授權(quán)分店。因被告將其制作的一款卡通小熊形狀的蛋糕命名為“熊仔焦糖榛子蛋糕”，原告分別向法院起訴5名被告的使用行為構(gòu)成對(duì)其商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，要求停止侵權(quán)、賠償損失。

　　福建省泉州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，商標(biāo)法意義上的使用是指將商標(biāo)用于商業(yè)活動(dòng)中能發(fā)揮識(shí)別商品來源功能的使用，用于表示商品的形狀、質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的描述性使用行為不屬于商標(biāo)法意義上的使用。該案被告的門店招牌、商品項(xiàng)目與價(jià)目表、店內(nèi)宣傳海報(bào)與裝飾、商品包裝、商品小票上均大量使用其自有的、為相關(guān)消費(fèi)者所熟知的“星巴克/STARBUCKS”及相關(guān)圖形商標(biāo)等系列商標(biāo)。由于涉案商品系一只卡通小熊形狀的小蛋糕，原料中包含榛子，故被告將其命名為“熊仔焦糖榛子蛋糕”，使用“熊仔”字樣是為了表示商品的形狀，屬于對(duì)該款商品的描述性使用。只要這種標(biāo)注沒有超出正當(dāng)、合理使用的范疇，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆商品來源，可以認(rèn)定構(gòu)成正當(dāng)使用。被告在其店鋪銷售的蛋糕商品名稱上使用“熊仔”字樣屬正當(dāng)使用行為，并未侵犯熊仔動(dòng)漫公司涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。據(jù)此，法院一審判決駁回熊仔動(dòng)漫公司的訴訟請(qǐng)求。熊仔動(dòng)漫公司提起上訴，福建省高級(jí)人民法院維持了一審判決。

　　描述性使用判斷成為關(guān)鍵

　　該案主要的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于被告將其產(chǎn)品命名為“熊仔焦糖榛子蛋糕”是否具有正當(dāng)理由，是否侵犯了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。在此基礎(chǔ)上要分析描述性使用的法理基礎(chǔ)、法律規(guī)定和描述性使用的合理邊界及構(gòu)成要件。

　　在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的一個(gè)重要前提是被告的使用行為必須構(gòu)成商標(biāo)性使用。而在許多案件中，被告往往以其對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)的使用屬于合理性使用而非商標(biāo)性使用為由進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。商標(biāo)合理使用主要涉及描述性使用和指示性合理使用兩種。該案主要涉及描述性合理使用。描述性使用又稱敘述性使用或說明性使用，是指行為人在描述其商品或者服務(wù)時(shí)對(duì)與他人商標(biāo)相同或相似文字進(jìn)行的合理使用，包括對(duì)自己名稱或地址的使用、商品通用名稱以及自己商品或服務(wù)特性的描述等。從商標(biāo)的屬性來說，由于含有描述性元素的商標(biāo)在作為商標(biāo)注冊(cè)之前，已經(jīng)具備形容某種商品特點(diǎn)的含義即“第一含義”，任何人無權(quán)對(duì)該商標(biāo)所具備的“第一含義”進(jìn)行壟斷，否則這無疑是對(duì)公共領(lǐng)域共同享有的權(quán)利或資源的掠奪，也使得其他經(jīng)營者喪失了使用該詞匯準(zhǔn)確描述商品特點(diǎn)的權(quán)利，進(jìn)而剝奪了其應(yīng)當(dāng)享有的同等競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)或優(yōu)勢(shì)。因此，任何人基于正當(dāng)目的，均可以對(duì)商標(biāo)中包含的上述描述性成分進(jìn)行合理使用，商標(biāo)權(quán)利人對(duì)此無權(quán)進(jìn)行干預(yù)。商標(biāo)法第五十九條對(duì)描述使用有專門規(guī)定。

　　需要注意的是，用他人注冊(cè)商標(biāo)中的詞語描述自己的商品有一個(gè)邊界問題，一旦突破合理使用的邊界范圍，則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這是因?yàn)楹忻枋鲂栽氐纳虡?biāo)經(jīng)過商標(biāo)權(quán)利人的持續(xù)使用和宣傳推廣，使得商標(biāo)在固有顯著性比較弱的情況下，獲得一定知名度及后天的顯著性，商標(biāo)的“第二含義”得到了彰顯，并同商標(biāo)權(quán)利人之間建立起較為固定的聯(lián)系，能夠發(fā)揮區(qū)別商品或服務(wù)來源的作用。因此，即便某一件商標(biāo)中含有描述性元素，在其獲得注冊(cè)后非經(jīng)法定程序撤銷或被無效前，其相關(guān)合法權(quán)益也應(yīng)受到保護(hù)，并不意味著他人就可以隨便使用，他人需本著善意、合理和描述性的出發(fā)點(diǎn)使用，盡量與注冊(cè)商標(biāo)劃清界限，防止對(duì)消費(fèi)者造成混淆誤導(dǎo)，否則還是會(huì)有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。判斷經(jīng)營者對(duì)描述性元素的使用是否正當(dāng)，審查的重點(diǎn)在于對(duì)被控標(biāo)識(shí)的使用方式，是用于表明商品來源的商標(biāo)性使用，還是用于表達(dá)商品特點(diǎn)的描述性使用。從審判實(shí)踐來看，認(rèn)定被告的使用行為是否屬于正當(dāng)使用，應(yīng)主要圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等方面進(jìn)行審查。

　　在有些個(gè)案中，還需要結(jié)合歷史傳承等特定因素進(jìn)行綜合考慮，并根據(jù)案件具體情況進(jìn)行判斷。關(guān)于使用意圖，需要審查行為人是出于描述、說明產(chǎn)品的目的而善意使用相關(guān)標(biāo)識(shí)，還是出于攀附他人商譽(yù)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)意圖而使用他人商標(biāo)，這是判斷是否構(gòu)成正當(dāng)使用的重要因素;關(guān)于使用方式，要構(gòu)成正當(dāng)使用，不但應(yīng)為描述產(chǎn)品形狀、特點(diǎn)所必要，而且在使用方式上應(yīng)當(dāng)正當(dāng)合理;關(guān)于使用效果，為盡可能減少市場(chǎng)混淆，在判斷是否構(gòu)成正當(dāng)使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮混淆因素，將“不構(gòu)成混淆”作為正當(dāng)使用的一個(gè)成立要件，以此促使行為人更加規(guī)范謹(jǐn)慎地使用描述性詞匯;關(guān)于影響正當(dāng)使用認(rèn)定的其他因素，還要考量注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度以及注冊(cè)商標(biāo)的歷史因素等。(福建省高級(jí)人民法院歐群山 蔡偉)